权利要求得不到说明书支持.docVIP

浅谈权利要求书得不到说明书支持的答复方式 一、引言在审查意见通知书中，专利法第26条第4款是审查员经常援引的条款。如何答复专利法第26条第4款对专利限定的保护范围甚至专利是否授权都有着重要意义。 二、概述专利法第26条第4款规定：权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。该条款对权利要求的实质性要求主要包括两个方面：第一，权利要求应当以说明书为依据；第二，权利要求应当清楚、简要。权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。由此可见，权利要求所要求保护的技术方案或者从说明书中直接得到，或者从说明书公开的具体实施例概括得到。通常，为了使权利要求得到更大的保护范围，代理人在撰写权利要求时会从说明书记载的一个或者多个具体实施例中概括得出权利要求。常见的概括主要有上位概念的概括和并列选择方式概括，另外，功能性限定也是常用的概括方式。在概括权利要求时，如果概括地不恰当，可能导致权利要求得不到说明书的支持。对我所最近通信领域中的2500件OA进行统计，发现涉及到第26条第4款得不到说明书支持的OA有800件左右。由此可见，如何答复权利要求得不到说明书支持对于代理人来说是至关重要的。 三、答复的思路当审查意见通知书指出权利要求未以说明书为依据这一实质性缺陷时，首先应当弄清楚得出此结论的具体理由是什么。通常有四种情况会导致审查员认为权利要求得不到说明书的支持：一、上位概念概括下位概念时，上位概念概括的过宽；二、用功能性限定概括权利要求时，功能性限定的范围过宽；三、权利要求涉及到数值范围时，说明书中未给出足够的与该数值范围相适应的数值点；四、权利要求的技术方案未记载在说明书中。其次，在弄清楚审查员得出权利要求得不到说明书支持的具体理由之后，进一步确定审查员所采用的判断方式具体是哪一种。 比如，判断上位概括是否得到说明书支持有两种方式：判断方式一，如果权利要求的概括包含申请人推测的内容，而其效果又难于预先确定和评价，应当认为这种概括超出了说明书公开的范围。判断方式二：如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有理由怀疑该上位概括或并列概括所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持。 再比如，判断功能性限定是否得到说明书支持也有两种方式：判断方式一，如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书未提到的其他替代方式来完成，则权利要求中不得采用覆盖了上述其他替代方式的功能性限定；判断方式二，如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，并且所属技术领域的技术人员有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则权利要求中不得采用不能解决发明或实用新型技术问题的方式的功能性限定。 在确定了审查员所采用的具体理由和具体判断方式之后，再针对不同的理由和不同的判断方式采取不同的答复方式。权利要求得不到说明书支持的答复方式不外乎两种：方式一、直接进行争辩；方式二、修改权利要求。在审查员认为上位概念概括的过宽时，首先应当考虑上位概念概括的是否是下位概念的共性，只有在概括的是共性的情况下，才可以采用直接进行争辩的答复方式。此时，在意见陈述书中，应当着重论述两点：一、本发明利用该共性解决了技术问题；二、该共性是合理预测。否则，就不得不采用修改权利要求的答复方式。在审查员认为功能性限定的范围过宽时，应当结合功能性限定的判断方式，在意见陈述书中主要论述两点：一、本发明利用该功能性特征解决了技术问题；二、该功能性限定是合理预测。如果还可以列举出其他能够实现该功能的具体实施例，可能会达到更好的说服效果。 在答复权利要求得不到说明书支持的审查意见时，通常在答复第一次审查意见时，会建议申请人直接进行争辩，以获取较大的保护范围；在收到第二次或者第二次之后的审查意见时，会建议客户修改权利要求以获得授权。四、结合具体案例的答复 由于本文的篇幅所限，本文只针对功能性限定和上位概括两种情况，结合具体案例谈谈如何答复权利要求得不到说明书支持的审查意见。 【案例一】1．案情分析与讨论本案涉及一种基站发送发射功率的方法及装置，在现有技术中，终端是通过测量下行的信噪比来确定是否需要基站增加发射功率，本发明引入了一个新的参数B来共同决定是否需要基站增加发射功率。权利要求1简述如下：终端根据信噪比和B得到C，当