什么是_修改超范围_浅议修改超范围与得到说明书支持的关系_沈锦华.pdfVIP

专利代理与专利审查业务经验交流 什么是“修改超范围” ——浅议修改超范围与得到说明书支持的关系 文/沈锦华 摘 要：修改超范围已成为审查意见中提出的高频问题，同时这也是最令申请人和代 理人困惑且在业界充满争议的问题。与该问题密切相关的一个问题是权利要求应得到 说明书的支持。本文以这二者之间的关系为切入口，从申请人有修改申请文件的权利、 专利法的基本原理、目前中国专利法中有关“超范围”的法律规定的合理性、国外相 关的法律规定等多个角度探讨了什么是真正的“修改超范围”，最后结合两个案例进行 了深入分析，从而得出“修改不得超范围”和“权利要求书应得到说明书的支持”这 两项实体要求本质上是相同的这一结论。 关键词：修改 超范围 权利要求 支持 说明书 一、引言 在发明专利申请的审查过程中，审查员通常都会发出审查意见。在审查意见中所 提出的各类问题中，“修改超范围”（以下简称“超范围”）这一问题所出现的频率越来 越高，因而越来越受到专利代理行业以及申请人的关注；甚至可以说，如今“超范围” 已成为专利代理人在代理案件时最棘手最困惑的问题之一。大部分代理人认为，审查 员所掌握的“超范围”的判断标准过于严格1，对此也表现出强烈的反响2。然而，审查员 1 例如，金杜律师事务所《知识产权期刊》2008 年 11 月的一篇名称为“关于修改超范围问题的应对”文章中提到，“目 前的案例表明，除非修改的内容在原始申请文件其他位置有明确记载，或有一模一样的内容但记载位置不同，否则审 查员均倾向于不接受。目前，针对答复第一次审查意见通知书时有修改的案子，随后的第二次审查意见通知书中因超 范围不接受所作修改的比例高达 50%左右。如此严格的标准似乎已经偏离了专利法第三十三条的规定，而且让申请人难 以应对。”作者，苏娟。 2 例如，博派上有这样一个帖子： “最近，我的修改超范围机率直逼 100%。 分析下来发现， 审查员的修改不超范围的标准=100%原话照搬+100%整体照搬 除此之外，通通被认定为‘不能直接的、毫无疑义的确定’ …… 在判定 26 条第 4 款“支持”时：该权利要求的概括不超出说明书公开的范围，即得到说明书的支持。 感觉判 26 条第 4 款支持时的“公开的范围”和判超范围时的“公开的范围” 采用的是两个完全不同的标准啊 ·618 · 专利代理与专利审查业务经验交流 仍是“坚持其标准始终不动摇”。 在对专利申请文件的实体要求中，有一项与“超范围”密切相关，那就是专利法第 26 条 第 4 款规定的“权利要求书应当得到说明书的支持”（以下简称“支持”）。笔者注意到，几乎 审查员普遍认为（部分代理人也这样认为），“超范围”和“支持”是两个完全不同的问题。这 一点在国家知识产权局领导的讲话3、审查员的讲课4、审查员的博客5中均有体现，甚至有 些代理人所写的文章6中对此也持相同观点。因此，这基本上可以称之为业界的“通说”。 然而，笔者认为，该“通说”仍存在值得商榷之处。笔者进一步认为，正是因为上 述“通说”的存在，以及实践中大家基于该“通说”对“超范围”和“支持”这两个问题努力地 区分，才造成了目前业界对“超范围”这一问题困惑不断、反应强烈的状况。 依笔者观点，“超范围”和“支持”这两个问题本质上是殊途同归的7。具体而言，要 求修改不超范围和要求修改后的内容能得到说明书的支持这二者在本质上是相同的8。 本文将试图从“超范围”和“支持”二者之间的关系切入来探讨修改超范围的本质。 二、申请人有修改申请文件的权利 众所周知，“修改不得超范围”这一要求最上位的法律渊源是专利法第