专利代理人的业务范围(专利知识讲座39)韩晓春.pdfVIP

专利知识系列讲座 韩晓春 39、专利代理人的业务范围 根据《专利代理条例》第 8 条的规定，专利代理人的业务范围是： “（一）提供专利事务方面的咨询；（二）代写专利申请文件，办理专利申 请；请求实质审查或者复审的有关事务；（三）提出异议，请求宣告专利权无 效的有关事务；（四）办理专利申请权、专利权的转让以及专利许可的有关事 务；（五）接受聘请，指派专利代理人担任专利顾问；（六）办理其他有关事 务”。从专利代理条例的规定来看，代理人的业务范围可以概括为三个方面， 一是咨询和顾问，二是代理申请专利、代理复审和无效程序（制订代理条例时 异议程序尚未取消），三是涉及专利的非诉事务，如代理专利技术的实施许可 合同的签订等。从多年的专利代理人的实践来看，也主要是上述三项工作。但 亦有两项工作处于比较模糊状态，即复审、无效诉讼和专利侵权诉讼是否属于 专利代理人的业务范围的问题。从我国现行法律的规定来看，对专利代理人代 理上述纠纷有一定的制约。如根据我国民事诉讼法规定，只有律师才可以在民 事诉讼中作为提供有偿服务的诉讼代理人；我国律师法也有类似的规定，没有 取得律师执业证书的人员，不得为牟取经济利益从事诉讼代理或者辩护业务， 并明确规定了违反此规定的罚则。但多年来，专利代理人是可以参加复审和无 效诉讼的，如果不允许专利代理人参加复审或无效诉讼，就会造成专利代理人 参加了专利局的复审或无效程序，但不能参加后续的诉讼程序的不合理局面。 从各国对该问题的规定和实践来看，应当允许专利代理人参加其已经参加的不 服复审决定的后续复审诉讼，允许参加不服无效决定的后续的无效诉讼。因 此，虽然民事诉讼法和律师法对参加诉讼代理的资格作了限制，但应当认为复 审和无效诉讼是一种特殊的诉讼活动，且并不是民事诉讼，而属于行政诉讼 （当然，行政诉讼法没有规定的内容，仍要适用民事诉讼法的规定，即在诉讼 代理人资格的问题上，行政诉讼也要适用民事诉讼法的规定）。因此，应当从 民事诉讼法和律师法的立法本意上作出一定限制性的解释，即从上述“限制” 中将复审和无效诉讼除外，即允许复审和无效诉讼由专利代理人进行有偿代理 服务。对此，也符合国际惯例。对该问题，其实大家早已形成共识，解决起来 不会有障碍。问题是第二种类型，即专利侵权诉讼和其他涉及技术问题的民事 诉讼，专利代理人是否可以有偿代理？显然，这是最具有争议的问题。而且， 显然这一诉讼亦是民事诉讼法和律师法不允许专利代理人进行代理的。但在多 年的实践中，法院并未刻意审查专利代理人的代理权问题。至少专利代理人可 以个人身份，以公民代理人的身份参加是可以的（名义上无偿代理）。而根据 2012 年修改的民事诉讼法，取消了一般的公民代理制度，专利代理人以公民代 理的身份参加诉讼的路被堵死了。该问题在其他国家也存在，在美国有专利律 师（通过专利代理人考试的律师）和专利代理人（仅通过代理人考试，不具有 律师资格），其中的专利代理人无权代理专利侵权诉讼等，而专利律师可以代 理侵权诉讼。 （注1）原因是美国的律师大多具有工科背景，因为美国的法律 专业相当于大陆法系的研究生，只有本科毕业后，才可以上法律专业，而本科 学理工科的居多。所以，基于美国的法官和律师大多有技术背景，故他们处理 专利侵权等涉及技术的诉讼案件应当比大陆法系纯学法律的律师和法官有更多 的优势。因此，美国的普通律师通过专利代理考试成为专利律师也是顺理成章 的。大陆法系国家学法律的大多没有技术背景，如果专利侵权诉讼没有专利代 理人参加，对当事人来讲是不利的。因此，也要想办法解决该问题。如日本律 师大多也没有技术背景，如果单由纯学法律的律师来代理专利侵权诉讼，亦有 一定的困难。日本为了解决专利代理人不能参加除复审和无效诉讼以外诉讼的 问题，在2003 年修改了专利代理人法，涉及扩大专利代理人业务范围的修改有 两部分，一是无条件的扩大的范围，即专利代理人可以代理客户参加涉及知识 产权的仲裁程序；专利代理人可以在知识产权合同事务中，从事调解、咨询等 专业性的服务活动。二是在专利代理人法第 15 条增加规定了参加侵权诉讼的特 别考试制度 （注2 ）。即在经过特殊考试，获得参加知识产权诉讼的资格，且 在专利代理人协会登记后，可以作为诉讼代理人协助律师进行诉讼，但不能单 独代理客户，而必须和一个律师同时代理并协助律师进行诉讼。 目前，国家知识产权局已经向国务院提交了《专利代理条例》修改稿，其 中明确增