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贴牌加工贸易中的商标侵权争议及因应策略 贴牌加工贸易中的商标侵权争议及因应策略 姚新超(教授) 张小琳 引言 改革开放以来，中国为保护中 小企业及扩大其出口而采取鼓励加 工贸易的政策导向，进而以贴牌加 工贸易为主的企业已形成了巨大的 制造加工能力。但近年来贴牌加工 贸易面临着一个突出的新问题，即 对于贴牌加工贸易中所使用的委托 方商标是否构成知识产权侵权的纠 纷不断扩大和增加。 对贴牌加工贸易中的商标侵 权的法律性质，中国学界、法律 界及业界存在着截然相反的观点， 进而引发了激烈的争论，司法实 践中的判决也是摇摆不定，海关 执法也存在极大的不确定性。目 前中国对这一争论的相关法律规 范也不十分明确，有关的司法解 释也前后矛盾、变化不定。这是目 前中国加工贸易亟待解决的问题。 本文拟对这一问题从不同的角度予 以探讨，为中国贸易商如何做到既 扩大出口又不侵犯他人知识产权提 供参考建议。 一、贴牌加工贸易的法律属性 贴牌加工 (OEM) ，也称 “定 牌生产”、 “定牌加工”等。中国 海关监管的加工贸易大多是这种类 型的贸易方式。与其他贸易方式相 比较，贴牌加工贸易有其自身独特 的法律属性。 依据中国相关法律的规定，贴 牌加工贸易的法律属性定性为承揽 业务。根据中国 《合同法》第 251 条的规定，承揽合同是指承揽方按 照定作方的要求完成工作成果，定 作方给付报酬的合同。因此，在贴 牌加工贸易中，实际上是贴牌加工 企业 (承揽方或加工方)按照品 牌拥有者或使用者 (定作方或委 托方)的要求，为其加工生产某 种产品，最终将符合定作要求的产 品交付给委托方并收取加工费，双 方之间的法律关系应定性为承揽关 系。这种属性的加工贸易合同，其 双方的权利和义务与一般贸易合同 有所不同。按照双方合同的约定， 贴牌加工企业依据定作方所要求的 时间、技术指标、质量等，以自己 的技术、设备和劳动力完成加工产 品;对定作方提供的原材料负责检 验、保管、使用;对定作方提供的 原材料的来源、组成等负有必威体育官网网址义 务;在加工生产过程中，接受定作 方的检查、监督等;依据合同的约 定，交付加贴指定商标且符合质量 和数量的产品。品牌拥有者或使用 者按照双方合同的约定，向贴牌加 工企业提供原材料、图纸、样稿等 技术资料;按约定验收并接受加工 产品;配合贴牌加工企业完成对产 品的检查和验收;按照约定向贴牌 加工企业支付报酬和费用;提供自 身合法拥有或有权合法使用商标权 的证明文件等。 二、贴牌加工贸易中 商标的特殊性 在贴牌加工贸易中，需要在产 品上加贴定作方指定的商标，因 此，在加工过程中，使用他人商标 的行为，属于商标使用许可范围。 在这种关系之下，定作方是商标的 许可方，贴牌加工企业则是商标的 被许可方。许可他人使用注册商标 是商标法规定的商标权人的一项重 要权利内容，作为许可方必须是注 册商标的所有权人或合法的使用 权人。 但在贴牌加工贸易中，商标使 用行为与一般的商标使用许可行为 有所不同。首先，费用收取方式不 同。在商标使用许可关系中，被许 可方和许可方之间是商标权利借用 关系，许可方出借给被许可方部分 商标使用权后，收取商标使用费。 但在贴牌加工贸易中，委托方需要 向贴牌加工企业支付加工费，一般 不涉及商标使用费。其次，商标权 的处分方式不同。在商标使用许可 关系中，商标权人许可被许可方使 用的是权利人的商标使用权，被许 可方可以在自己制造或销售的商品 上使用该商标，并可对商品及其附 着的商标权一并处分。但在贴牌加 工贸易中，贴牌加工企业只负责依 据委托方的要求加工产品，虽然产 9国际贸易 2012 年 第 11 期 中国经贸 品上要加贴指定商标，但商标权属 于委托方，加工方不享有贴牌产品 上的商标权，因而对商标权没有处 分权利。再次，备案程序和责任主 体不同。根据中国 《商标法》第 26 条第 3 款，商标使用许可合同 应向商标局备案，因此，商标许可 中，备案是必经程序。被许可方对 生产的产品拥有所有权，自主承担 因产品产生的商标侵权、产品质量 等法律责任。但在贴牌加工贸易 中，使用商标的行为是否需要在商 标局备案，中国法律并未明确规 定。委托方虽不直接生产产品，但 却拥有对贴牌产品的处置权，并承 担商标侵权、产品质量等法律 责任。 三、贴牌加工贸易中的 商标侵权争议 关于贴牌加工贸易中的商标侵 权纠纷，其基本情况是，在来样加 工或来料加工贸易中，由国外委托 方提供商标，中国加工企业按照国 外客户的要求，将该商标加贴在加 工的产品上，然后将全部产品返销 国外;但有些贴牌加工贸易中的指 定商标标识与他人在中国注册的商 标相同或者近似。于是，中国的商 标权人依据中国的法律，向中国海 关申请知识产权保护，请求海关扣 留涉嫌侵犯商标权的商品，或向法 院起诉加工企业侵