专利审查意见答复实务.PDF

专利审查意见答复实务 上海汉声知识产权代理有限公司 郭国中 律师 专利代理人 商标代理人 一、发明专利审查流程 二、发明专利审查重点 三、审查意见答复思路 四、审查意见答复技巧 一、发明专利审查流程 此环节将 直接决定 发明专利 能否授 权！ 二、发明专利审查重点 审查的对象：专利说明书和权利要求书 审查内容： 1、不违法； 2、描述清楚、完整； 审查意见案例1 3、格式符合专利法要求。 审查意见案例2 审查意见案例2 审查内容： 1、具有新颖性、创造性； 审查意见案例3 2、描述清楚、完整。 审查意见案例4 新颖性： 不属于现有技术； 现有技术：申请日以前在国内外为公众所知的技术。 也没有申请日前申请，但在申请日后公开的专利申请（抵触申请）。 创造性： 同申请日前已有技术相比，有突出的实质性特点和显著的进步。 三、审查意见答复思路 1、认真阅读审查意见通知书； 2、理解审查意见通知书的真实含义； 3、根据法律规定逐条应对审查意见； 4、仔细阅读相关文件 （申请文件、对比文件）； 5、寻找可能被认可的修改方式； 6、给出修改符合法律规定的充分理由。 避免容易被专利局驳回的答复！ ①回避审查意见所指出的具体问题，仅引用法律法规的规定或 者其他国家的审查结果来答复： 例如： 审查意见通知书指出权利要求1与对比文件1相比不符合专利 法22条第3款的规定 （实质是说本专利不具备创造性）； 申请人未修改申请文件，并且在答复意见中并未说明权利要 求1与对比文件1相比具有创造性，而以该申请的同族专利申 请在其他国家的审查结果来证明创造性。 结果：本申请被驳回。 2012-11-15 8 ②对申请文件不做实质性修改，敷衍答复审查意见指 出权利要求不具有新颖性的问题 例如： 申请人答复“本申请的该技术方案具有优异的生 产价值，已有多家公司、企业想要获得本申请相关 的技术内容，并且获得多项国家、地方奖项” 。 结果：本申请被驳回。 2012-11-15 9 ③未理解审查意见通知书的真正含义，仓促作答 提示： （1）当不能准确理解审查意见时，最好通过电话与专利代理人或审查员 进行充分沟通，在完全理解的基础上进行有针对性的答复； （2）确实拿不准又无法与审查员沟通时，能修改申请文件最好修改申请 文件，多一次答复机会。 10 四、审查意见答复技巧 1