中国企业在日本申请专利时应当注意的要点2016年1月15日.PDFVIP

中国企业在日本申请专利时应当注意的要点 2016 年1 月15 日 日本河野专利事务所 所长/专利代理人 河野英仁 翻译 王瑾 一、 概要 近年，中国企业向日本申请专利的数量在增长，其中主要是在中国进行了 PCT 申请之后，再进入日本国内申请的情况较多。 日本专利法与中国专利法有很多类似的地方，但是在实务上，也存在许多细 小区别应当注意。另外，也见过许多因与专利局审查员、审判官 （相当于中国的 复审委员会）及如我们这些的日本代理人的沟通不够而失败的事例。 本文根据必威体育精装版的判例及修改法内容，就中国企业向日本申请专利时应当了解 的几个要点进行解说。 二、 进入日本国内申请专利时的权利要求的再确认 （一） 程序权利要求的撰写 在信息、通信、机械控制及电气领域的发明内容中，很多是包含软件处 理的。在中国专利申请时，权利要求中只能记载“装置”或者“方法” 。但是，在 日本专利申请的权利要求中，还可以记载 “程序”（专利法第2 条第3 款第1 项）。 例如，可以将 “具有技术特征A、B 及C 的装置”撰写成 “使计算机执行 A 步骤、B 步骤及C 步骤的程序”。 近年，以包装形式销售软件的在减少，然而通过网络下载形式销售的在 增加。预先撰写程序权利要求的权利人，可以以侵害专利权为由对竞争企业 向客户发送应用程序的行为提起诉讼。 （二） 方法限定的产品权利要求 日本最高法院于2015 年6 月5 日就方法限定的产品权利要求 （在产品权 利要求中记载该产品的制造方法的情况）作出了给实务带来巨大影响的判决 【平成24 年 （受）第1204 号】、【平成24 年 （受）第2658 号】。 在日本专利实务中，如 “通过进行A 、B 制造的化合物”由制造方法限 定产品发明的方法限定的产品权利要求的撰写已被认可。 根据日本最高法院判决所述，即使制造方法不同，只要最终的产品一 样，则认为是属于专利的技术范围。在上述的例子中，即使是“通过进行A 、 D 制造的化合物C” ，只要作为产品的最终化合物C 是一样的，则就构成侵 权。 1 / 6 日本最高法院一方面如此地扩大权利范围，另一方面对撰写方法限定的 产品权利要求作出如下的解释进行一定的限制。 在产品发明专利的权利要求书中，一般是写明该产品的构造或特性进行 直接限定，但有时，根据该产品的具体内容、性质等，申请时对该产品的构 造或特性进行分析在技术上是不可能的，或者鉴于发明专利申请在性质上有 迅速性等的要求，进行限定的作业需要巨大的经费支出和时间，要求申请人 进行如此的限定是不切实际的。 所以，也不应该完全不允许在产品发明专利的权利要求书中记载该产品 的制造方法。在存在以上所述的事由时，即使将技术范围确定为与按该制造 方法制造的产品的构造、特性等相同的产品，也应该不会对第三者的利益造 成不当的损害。 根据以上所述，应当解释为，在有关产品发明的发明专利的权利要求书 中记载了该产品的制造方法的，仅限于存在申请时以其构造或特性对该产品 进行直接限定是不可能的、或者是不切实际的事由时，该权利要求书的记载 才能说是符合日本专利法第36 条第6 款第2 项规定的“发明是明确的”这一要 求的。 如上所述，方法限定的产品权利要求的撰写仅限于存在“不可能/不切实际 的事由” 的情况，在没有该事由时，因会被认为记载不明确，所以有必要注 意。 实务上，在从中国进入日本国内申请专利