看商标淡化之进展由美国判例谈起.pdfVIP

看商标淡化之进展-- 由美国判例谈起 一、概述 所谓「商标淡化理论」，依一般学说定义为：「跨领域的生产者或服务者， 在未经著名商标权人之许可下，使用与该著名商标相同或近似之标示，而使消费者 纵使对该标示不至于与著名商标产生混淆误认，但因其不当使用，将会对著名商标 之识别性或信誉造成减损，最终带来损失者。」其中将保护客体限缩至仅限于对著 名商标之保护，乃因商标淡化理论本属原混淆误认理论之扩张，对于混淆误认原则 的扩张，势必会影响既有的交易秩序，以及对利益冲突不明显市场交易自由之程度 有所排挤；基此，为维护交易市场自由竞争的秩序，应局限于保护程度较高之著名 商标。 贰、法源 美国 美国是世界上率先进行商标淡化立法的国家，麻州于1947 年制定第一个商标 淡化法(Trademark Dilution Act)，随后其他各州亦颁布与商标淡化相关之法令。联 邦为使商标淡化相关法令之效力能够提升至联邦法的层次，以便规范全国，并且避 免不同州采行的实务见解不同而生分歧，国会遂于1995 年修定The Lanham Act (即 美国商标法令) ，对著名商标的淡化理论给予明确且统一的法令依据，该法令亦称 Federal Trademark Dilution Act (FTDA) ( 即联邦商标淡化法) 。 1 联邦商标淡化法(FTDA)施行后，许多州法院 (Federal Court) 及联邦巡回法院 (Federal Circuit Court) 便引用该法案之相关规定于案件判决中，在立法例采案例法 (Case-law)的背景下，实务渐渐发展出商标淡化案件采用的10 个判断基准，如联邦 第二巡回法院1999 年Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208 (2d Cir.1999)、联 邦第四巡回法院1999 年Ringling Bros.- Barnum Bailey Combined Shows, Inc., v. Utah Div. of Travel Development, 170 F.3d 449, 461(4d.Cir. 1999)，便引用该10 个判 断基准。  先使用商标之显着性  商标间相似程度  产品的相近程度及其缩小差距的可能性  先使用商标之显着性、与在后商标的相似度及产品相近程度之相互关联性  消费者与地理区域的区隔  消费者的辨识能力  实际混淆  在后商标的品质  对于在后商标使用者的伤害及在先商标使用者的迟延  在先商标对于为维护自身商标权利的疏忽 2 其中第1 点到第4 点着重在著名商标与第三人使用之商标与两者商品之比对， 例如商标之近似程度、商品之类似程度；第5 点到第7 点则着重在消费者的辨识能 力；第8 点到第10 点则为其他综合因素，例如商标权人或第三人之行为。 第7 点实际混淆之要件，早期较有争议。所谓实际混淆，系指著名商标权人 倘欲主张其商标因未经授权之第三人使用而因此被淡化并受有损害者，须提出消费 者对于该著名商标与第三人之商标实际上有被混淆误认之情，始得主张其商标有被 淡化。嗣后2003 年美国联邦最高法院于Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 123 S.Ct.1115 乙案中，甚至对该要件作更为限缩的解释；于该案中，联邦最高法院拒 绝采用联邦第六巡回法院认为「仅使消费者产生精神上的联想(mental association) 即足以构成混淆误认」之见解，甚而依字面解释，创造了「第三人之使用需实际淡 化(actual dilution)该著名商标」之新见解，可谓远远提高了原本「混淆误认之虞即 足」的标准。 正因实务如此之发展，在商标淡化案件中，著名商标权人除须证明其商标之 识别性或信誉与第三人未经授权之使用有因果关系外，尚须证明消费者主观上已对 著名商标与第三人之商标产生混淆误认，对著名商标权人之举证责任造成极大负 担。 基于前述理由，联邦商标淡化法(FTDA)实施一段时间后，不免产生实务