授权契约之执行.ppt

授權契約之執行 前言 授權契約之簽定，並無法保證契約的執行，契約當事人對於爾後發生之爭議應如何解決以貫徹契約之執行（enforcement），乃本章討論之主要內容。對於授權爭議之解決機制（dispute resolution），有「訴訟」機制與「非訟」機制兩種，其中非訟機制包括仲裁（arbitration）與調解（mediation）等，以下分述之 。 壹、訴訟機制中的禁反言原則（estoppels） 禁反言原則係指禁止契約當事人之一方應受自己主張之拘束。在授權契約中之禁反言原則又可分為授權人禁反言（assignor estoppel）與被授權人禁反言（licensee estoppel）兩種 ： 一、專利授權人禁反言原則（assignor estoppel） 禁反言原則於授權契約中適用的場合是當授權人簽訂授權契約後，禁止其以該授權技術之新潁性（novelty）、實用性（utility）、可專利性（patentable invention）、科技現狀（the state of the art）為由質疑該項技術與契約的有效性。 採用授權人禁反言的理由如下： 1. 避免不公平（unfairness and injustice）的情況產生 允許授權人把技術出賣後又能保有此一技術，甚為不 公，尤其在被授權人與授權人兼具競爭關係的情形下。 2. 避免授權人從自己的錯誤中不當得利（benefit from one’s own wrong） 若授權過程中因授權人過失或蓄意施詐欺致專利權利 發生瑕疵時，允許授權人主張此一專利瑕疵的結果將使 授權人從中獲取不當利益。 例外：當發明人為公司雇員時，因其未參與授權過程， 故此時以「避免授權人因自己錯誤獲利」為由主張禁反 言可能無法成立。 3.依契據禁反言（estoppel by deed） 授權人禁反言原則最常見的立論基礎就是依據契據的禁 反言原則，認為授權人就像土地讓與人一樣，不能在讓 與之後又以土地的或產權的價值為由撤銷讓與。 批評：土地與專利權的性質完全不同，而且土地的權利 範圍較專利權範圍易於確定。 4. 依契約禁反言（estoppel by contract） 持此一理由者認為授權契約與一般契約無異，基於契約 誠信，授權人不得因自己思慮的不周而主張所授與他人 的是一個無效的專利，禁反言原則當然適用。 禁反言原則的限制： Westinghouse Electric ＆ Manufacturing Co. v. Formica Insulation Co. 266 U.S. 342（1924） 本案法院認為授權人雖不得對專利之有效性（validity）提出異議，但得提出證據限縮專利權的範圍。 二、專利被授權人禁反言原則（licensee estoppel） 禁反言原則的內涵與立論基礎如前，然此一原則於專利 被授權人一方是否易有其適用？ Casco Products Corp. v. Sinko Tool ＆ Manufacturing Co. 116 F.2d 119 (1940) 第七巡迴法院於本案認為被授權人得引用科技現狀作為證據對授權技術的專利性提出質疑，進而免除支付授權金之義務。 2. Scott Paper Co. v. Marcalus Manufacturing Co. 326 U.S. 249（1945） 本案法院禁止被授權人禁反言原則之適用，認為若被授權人繼續爲原本即屬於公共財之資訊支付授權金，將有違聯邦專利法開放公共財使用的精神。 3. Lear, Inc. v. Adkins 395 U.S. 653（1969） 事實：授權人Adkins公司於1955年以其尚未獲得專利之迴轉儀器製造技術與Lear公司訂立授權契約，在1960年Adkins獲得專利之前，Lear公司以其無法取得專利以及其技術並未突破科技現況為由，終止一部份授權金之支付。 法院見解：加州最高法院認為既然1955年所立契約仍屬有效，則基於禁反言原則，Lear不得對該項專利之有效性提出異議。 檢討：被授權人禁反言原則在判例法中的不確定地位肇因於各法院試圖調和「州契約法（禁反言之精神）」與「聯邦專利法（除受有效之專利保護外，所有人類智慧均屬於公共財）」間之衝突，唯調和的結果卻造成了判例法混亂的情況。 作者意見：授權人利益的衡平在面對公共領域（public domain）與開放競爭時，其重要性並不比前二者強烈；且被授權人是唯一具有經濟上誘因（economic incentive）來對發明的專利性提出挑戰之人，若使其沉默，將造成公共利益的折損。因此在Lear案中，Lear公司可對Adkins迴轉儀之專利性提出質疑，且為避免形成授權人拖延訴訟的誘