《代理实务总结.docVIP

专利代理实务 A22： 授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。 新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所致，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。 创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。 实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。 新颖性： 现有技术，在申请日（优先权日）之前处于能够为公众获得的状态。 现有技术公开方式包括，（国内外）出版物公开、 国外使用公开、其他方式公开（口头公开等，如口头交谈、报告、讨论会发言、广播等能够使公众得知技术内容的方式）。抵触申请不属于现有技术，因此不能用于评价创造性。、 对于PCT国际申请，必须是由他人向中国专利局提出的申请，仅仅指定中国是不够的，必须在中国公开，即PCT申请必须进入中国。如果国际申请日在先，国际公开日和中国公开日在后，则为抵触申请；如果国际公开日或中国公开日在先，则构成现有技术，不存在抵触申请的问题。 新颖性的审查基准为： 相同内容的发明或实用新型（技术内容完全相同，即技术领域、所解决的技术问题、技术方案、有益效果相同）、具体的下位概念和一般的上位概念、惯用手段直接置换、数值和数值范围。 新颖性审查的一般步骤： 评价新颖性，是用申请的各项权利要求（技术方案）与现有技术或抵触申请的每项技术方案单独对比 1、判断技术方案是否相同 确认权利要求中的技术方案； 分解成技术特征； 识别对比文件技术方案所有技术特征； 全部技术特征逐一对比。 2、确定是否适用于相同领域、解决相同的技术问题、具有相同的预期效果。 3、综合上述分析确定是否是相同的发明创造。 新颖性评价套话：权利要求1不具备专利法第22条第2款规定的新颖性。对比文件1的保护客体是……。对比文件1公开了技术特征A，即权利要求1的特征M ，还公开了技术特征B，即权利要求1的特征N，……。对比文件1未公开的技术特征为……，该特征可直接地、毫无疑义地从对比文件1中得到，因此为隐含公开。则对比文件1公开了权利要求1全部的技术特征，因此两者的技术方案相同，权利要求1不具备新颖性。 新颖性答复套话： 本发明权利要求1与公开了…的现有技术（或抵触申请）的对比文件X相比，或与公开了…的现有技术（或抵触申请）的对比文件Y相比，不论是对比文件X还是对比文件Y，都没有公开权利要求1中特征部分的内容，即“……”（区别特征）。 因此，权利要求1的技术方案相对于对比文件X来说是新的，具有专利法第22条规定的新颖性。同理，相对于对比文件Y也是新的，具有专利法第22条规定的新颖性。（理由和结论分开撰写，体现单独对比原则） 答复新颖性之后，一定要答复创造性。 创造性： 创造性的审查就是判断发明是否具有突出的实质性特点和显著的进步。突出的实质性特点，是指发明相对于现有技术，对所属技术领域的技术人员来说，是非显而易见的。如果发明是其所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点，从而不具备创造性。显著的进步，是指发明是否具有有益的技术效果。 只要申请的技术方案中存在的区别特征产生技术效果，则该技术方案具有创造性。只要技术方案中存在区别特征，则该技术方案具有新颖性（不考虑效果）。 突出的实质性特点判断（三步法）： 确定最接近的现有技术； 确定发明的区别特征和实际解决的技术问题； 判断要求保护的发明对所属技术领域的技术人员来说是否显而易见，即存在技术启示，得出是否具有突出的实质性特点的结论。进一步根据实际解决的技术问题，说明其有益效果，以说明技术方案具有显著的进步。 最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。最接近的现有技术，例如可以使，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多的现有技术。 区别特征所解决的问题，就是发明所解决的技术问题。给予最接近的现有技术，重新确定该发明实际解决的技术问题，“实际解决的技术问题”可能不同于说明书中所描述的“技术问题”。“技术问题”对应独立权利要求中的“必要技术特征”，“实际解决的技术问题”对应权利要求中对新颖性做出贡献的“区别特征”。 判断是否显而易见，在最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题的基础上，解决发明实际解决的技术问题……，发明所采用的技术手段（区别特征）……，在其他现有技术中有所披露，且作用……与在本发明中的作用相同。因此区别特征在现有技