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关于专利文件修改超范围的法律思考 宋献涛 ?魏征? 一、引言 专利申请文件递交后，为什么要允许修改，这其实是专利制度的根本问题和生命力所在。发明人通过研发与创新，逐步形成了头脑中的技术方案，一旦付诸文字表达，就不可避免地产生“失真（distortion）”。究其原因有二：一是文字表达自身的局限性，二是受到撰写人自身表达能力的限制。对于第一点原因，我们可以用一句俗语来说明，即“只可意会不可言传”，比如赞美一位女生很美，我们可以用“美若天仙”这样的词来形容，而专利的语言则不容许这样表达，而要用诸如“鸭蛋脸”、“杏眉眼”、“樱桃小嘴”等结构特征来表达，正因为语言文字的自身局限性，所以，同样的事实，不同的人用文字描述后，就会“百花齐放”，故如何选择最合适的表达方式，是申请人天然的权利。对于第二个原因也是如此，每个人的表达能力不一样，表达方式也有差异，使用母语与使用外文的表达能力也不尽相同，不同阶层不同教育程度的人，表达能力与习惯也不尽相同，而专利文件有自身的要求和专业“品格”，不容许用其他文学体裁表达，如诗歌、散文等形式。所以，对专利文件进行修改以更准确地描述发明和符合授权条件，是专利申请和审查的必然的要求。正因如此，专利法第三十三条的前半句规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改。 但是，对于“修改”也必须施加一定的限制，其根源在于专利制度要奉行“先申请原则”：同样的发明创造，谁先申请，就能否定之后的相同申请，这样才能从制度设计上保证专利权的“排他性”。 因此，专利制度鼓励申请人尽早地提出申请，以便尽早地告知社会、造福社会，避免重复投入。但这个尽早的机制使得申请人难以在申请时就写出完美的申请文件， 故容许申请人在申请日之后进行修改。既然容许修改，就可能带来新的问题，即：要警惕申请人将申请日之后的内容写入在先的申请文件中。故申请人在行使修改的 权利的同时，不能超出原始提交的专利文件的“内容” [1]（content）。我国专利法第33条的后半句中，采用了修改不得超出“记载的范围”的说法，这也是国家知识产权局坚持其当前严格审查标准的“根源”，容稍后分析。 ? 二、中国的“修改超范围”条款的立法沿革 中国自1984年颁布专利法以来，“专利文件修改”条款一直位于《专利法》中的第33条。此后的专利法修改，一直刻意未改变该条款的序号，因此，我们通常说的“修改超范围”问题就是“第33条的问题”。 1984年的专利法第33条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是不得超出原说明书记载的范围。” 1992年的专利法第33条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。” 2000年和2008年专利法的修改，都没有涉及到该条款。国家知识产权局条法司编著的《新专利法详解》指出，“所谓原说明书和权利要求书记载的范围，是指在申请日所提交的说明书（包括附图）和权利要求书所表达的内容，以及本领域技术人员从说明书和权利要求书所表达的内容中能够直接推导的内容。” [2] 在1992年修改的《专利法实施细则》中，其第43条第一款规定：“依照本细则第四十二条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请公开的范围。” 请注意，细则的表述是“不得超出原申请公开的范围”，而没有用“记载的范围”。与之配套的《审查指南（1993）》第二部分第六章中的3.2之（5）也重申了“修改不得超出原申请公开的范围”。 2001年修改的《专利法实施细则》对此保留不变，与之配套的《审查指南（2001）》第二部分第六章中的3.2之（5），标题是“分案申请的内容”，其规定：“分案的内容不能超出原申请公开的范围，否则，应当以不符合专利法实施细则第43条第一款规定为理由驳回该分案申请”。这里，审查指南将“内容”与“公开的范围”联系起来了。可见，自我国专利制度施行以来，一直将专利法第33条中的“记载”理解为“公开”。 值得注意的是：《审查指南（2006）》第二部分第六章中的3.2之（2）在重申“分案的内容不能超出原申请公开的范围”的同时，又解释道：此处“公开的范围”应当理解为专利法第33条所述的“记载的范围”。有意思的是，专利法中所述的“记载的范围”，在专利法实施细则被解释为“公开的范围”，而作为下位法的《审查指南》是在得到《专利法实施细则》第121条的授权下制定的，却敢于纠正作为上位法的《专利法实施细则》，这种“突破”，不能不值得我们认真地思考。 2008年专利法的修改中，虽然没有触及第33条，但与之配套修改的2010年的《专利法实施细则》第43条第一款直接将原来的“公开的范围”改为“记载的范围”，故2010年